Marchio patronimico e Azienda familiare: cessione, convalidazione, concorrenza sleale

Quando un cognome è anche il nome di un marchio storico (c.d. marchio patronimico), la storia familiare e la storia aziendale finiscono per intrecciarsi — e a volte si scontrano. Succede di frequente nelle aziende familiari italiane con più di un secolo di vita, in cui il fondatore ha dato il proprio cognome all’impresa e, nel tempo, proprietà aziendale e linee familiari si sono separate: per cessione, per fusione, per successioni rivolte solo ad alcuni dei discendenti.

Il punto di tensione tipico è questo: oggi un soggetto detiene il marchio storico per averlo acquisito per via aziendale — cessione, fusione per incorporazione — mentre un discendente collaterale del fondatore continua a portare il cognome e, magari, a usarlo nel medesimo settore di mercato. Entrambi rivendicano la legittimità del proprio uso. Entrambi hanno ragioni serie. Si finisce in giudizio.

Questo articolo mette in fila i quattro nodi giuridici principali di queste controversie — cessione d’azienda, diritto al cognome dei discendenti, convalidazione per tolleranza, concorrenza sleale — non come una sequenza astratta, ma come una mappa di che cosa effettivamente si gioca e dove. Per non doversi trovare a difendere il proprio cognome solo quando arriva una busta dal tribunale.

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A cura dell’Avv. Alfredo Buccella

L’Avv. Alfredo Buccella opera come Massimatore ufficiale per Giurisprudenza delle Imprese, la principale raccolta di sentenze di Tribunali, Corti di Appello e Cassazione in materia di impresa. Questo articolo e il Metodo CSA™ applicano i criteri utilizzati dalla giurisprudenza, analizzati costantemente dall’Avv. Buccella nella sua attività di studio delle sentenze e estrazione dei principi di diritto.

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1. Quando il cognome diventa un marchio: l’origine del problema

L’origine è quasi sempre la stessa. Un fondatore di azienda familiare, decenni o secoli fa, ha legato il proprio cognome al pastificio, al maglificio, alla cantina, all’impresa di lavorazione del marmo. Il cognome è diventato sinonimo del prodotto. Per generazioni, finché l’impresa è rimasta in famiglia, non si è posto alcun problema: il marchio era della famiglia e il cognome lo era a sua volta.

Le cose cambiano quando l’azienda esce dalla famiglia. Per cessione del ramo d’azienda a un soggetto esterno; per fusione per incorporazione ex art. 2504-bis c.c. con un gruppo più grande; per la scelta di alcuni eredi di vendere mentre altri continuano per la propria strada. Da quel momento in poi convivono due titolarità.

La prima è la titolarità aziendale del marchio: chi ha acquistato l’azienda detiene il segno distintivo registrato. La seconda è la titolarità familiare del cognome: tutti i discendenti del fondatore continuano a portarlo, indipendentemente dalla cessione aziendale.

Sono due dimensioni che spesso si sono ignorate per anni. Convivono in silenzio finché il discendente non comincia a usare il cognome in modo che il cessionario aziendale ritiene aggressivo. È a quel punto che arrivano la diffida, e poi la citazione.

2. Cosa trasferisce la cessione d’azienda — e cosa no

Il primo nodo da chiarire è proprio quello che la cessione (o la fusione) ha effettivamente trasferito.

Ex art. 2558 c.c. il cessionario subentra nei contratti, nei rapporti aziendali, nell’avviamento — spesso accompagnati da patti di non concorrenza ex art. 2596 c.c. Ex art. 2504-bis c.c., nella fusione per incorporazione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della incorporata. I marchi registrati, gli avviamenti commerciali, le clientele, le posizioni reputazionali costruite intorno al segno seguono l’azienda e finiscono nelle mani del cessionario.

Ma c’è una linea che la cessione non oltrepassa. Restano fuori i diritti della personalità delle persone fisiche estranee al contratto. Il cognome, come patrimonio familiare di soggetti che non sono parte della cessione, non si trasferisce. E nemmeno passano al cessionario i consensi personalissimi — per esempio quelli ex art. 8 c.p.i. all’uso del ritratto di una persona reale come marchio — che la legge riserva all’interessato e ai suoi eredi diretti.

Per chi acquista un’azienda con un marchio patronimico questo significa una cosa precisa: si acquista il segno e l’avviamento, non l’esclusiva sul cognome rispetto a tutti i discendenti del fondatore. Per chi è discendente, significa che il proprio cognome non è stato “venduto” insieme al marchio: resta proprio.

3. Il diritto al cognome del discendente: i limiti dell’art. 21 c.p.i.

L’art. 21, comma 1, lett. a) c.p.i. afferma che i diritti di marchio non consentono al titolare di vietare ai terzi l’uso del proprio nome nell’attività economica, purché conforme ai principi della correttezza professionale.

È la disposizione su cui si fonda la pretesa del discendente di poter usare il proprio cognome, anche quando un terzo detiene il marchio anteriore corrispondente. È un diritto reale, non un’eccezione capricciosa: la legge riconosce che il cognome è un diritto della personalità, e che non può essere espropriato dall’altrui marchio.

Ma — ed è qui che molti discendenti sbagliano — il diritto non è assoluto. Lo stop arriva proprio in fondo all’art. 21: “purché conforme ai principi della correttezza professionale”. E la giurisprudenza, italiana ed europea, ha specificato quando un uso del proprio cognome viola la correttezza professionale.

I quattro indici della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia, ripresa dalla Cassazione, ha individuato quattro indici. Ne basta uno solo a far cadere la scriminante:

1. l’uso del cognome ingenera nel pubblico la rappresentazione di un legame commerciale tra il discendente e il titolare del marchio;
2. l’uso trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio altrui;
3. l’uso reca discredito o denigrazione al marchio;
4. il prodotto del terzo viene presentato come imitazione di quello recante il marchio altrui.

L’applicazione del Tribunale di Napoli

Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli — Sezione Specializzata in materia di Impresa (12 gennaio 2024, n. 447/2024) ha chiarito che, quando la forza distintiva del marchio dipende proprio dal patronimico, la scriminante non opera nei casi in cui l’uso del nome integra uno degli indici sopra elencati. L’uso del cognome, in queste situazioni, esce dalla protezione dell’art. 21 e diventa illecito.

Per il discendente di un fondatore di azienda familiare la conseguenza pratica è netta. Può usare il proprio cognome nel medesimo settore di mercato dell’avente causa del marchio storico, ma deve farlo in modo che non evochi un legame commerciale con quel marchio, non tragga indebito vantaggio dalla sua notorietà, non suggerisca imitazione. In altre parole: il diritto al cognome conduce alla coesistenza, non all’esclusiva. Conduce a un uso sobrio, distinto, con differenziatori grafici e con indicazione chiara dell’effettiva impresa produttrice.

4. La convalidazione per tolleranza ex art. 28 c.p.i.: uno scudo parziale

C’è una norma — l’art. 28 c.p.i. — che premia chi, per cinque anni o più, ha usato un marchio posteriore senza che il titolare del marchio anteriore, pur consapevole, contestasse l’uso. Si chiama convalidazione per tolleranza, e produce un effetto importante: il titolare anteriore perde il potere di chiedere la nullità del marchio posteriore e di opporsi al suo uso.

Per il discendente di una famiglia storica che, anni fa, ha registrato il proprio cognome come marchio — magari con elementi figurativi aggiuntivi distintivi — e lo ha usato senza contestazioni per oltre un quinquennio, la convalidazione è uno scudo importante. Quando arriva la diffida o la citazione dopo molti anni di tolleranza informata, l’azione di nullità è preclusa e l’uso del segno così come registrato non può essere vietato.

I confini dello scudo

Ma — questo è il punto che spesso il cliente non capisce — la convalidazione ha confini precisi e limitati. Salva il titolo: il marchio non è più caducabile per nullità relativa. Salva l’uso del marchio così come registrato. Non opera oltre.

La convalidazione, in particolare, non copre la concorrenza sleale per appropriazione di pregi (per esempio nell’uso di medaglie, riconoscimenti, certificazioni altrui), non copre la concorrenza sleale per messaggi decettivi autonomi (claim storici falsi, dichiarazioni di continuità inesistente, riferimenti a fondazioni che non sono dell’impresa attuale), e — punto centrale — non copre la decadenza per decettività sopravvenuta ex artt. 14, co. 2, lett. a) e 26, lett. b) c.p.i., che colpisce il marchio non per un vizio iniziale ma per il modo in cui viene usato.

Tradotto: il marchio convalidato regge l’attacco di nullità, ma può comunque essere inibito nell’uso concreto se quell’uso è scorretto sul piano della concorrenza sleale o ingannevole sul piano della comunicazione commerciale. E può addirittura decadere per decettività sopravvenuta, perdendo la propria validità dopo essere stato salvato dalla nullità.

Segno protetto, condotta no

La convalidazione mette al riparo il segno. Non mette al riparo la condotta. Per mettere al riparo anche la condotta bisogna che la condotta diventi corretta — togliendo claim storici falsi, separando visivamente il proprio prodotto da quello del concorrente, dichiarando con chiarezza l’effettiva impresa produttrice.

5. La concorrenza sleale come fronte autonomo

L’art. 2598 c.c. individua tre fattispecie distinte di concorrenza sleale. Al n. 1, la concorrenza sleale confusoria: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, imitazione servile dei prodotti, ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale che possa creare confusione. Al n. 2, l’appropriazione di pregi e la denigrazione: diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente idonea a determinarne il discredito, oppure appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui. Al n. 3, ogni mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Le tre fattispecie hanno presupposti, perimetro probatorio e perimetro difensivo diversi. Non sono intercambiabili. Una citazione che le mescola — chiedendo genericamente “concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 c.c.” senza distinguere — costringe il convenuto a difendersi su tre piani, e impone al giudice una valutazione articolata.

Per chi difende un discendente che usa il proprio cognome, la separazione delle fattispecie è essenziale. La concorrenza sleale confusoria si gioca sulla confondibilità dei segni: il convenuto può argomentare che il cuore distintivo del proprio segno (per esempio una specifica iconografia familiare ricorrente) è radicalmente diverso da quello del marchio anteriore, e che l’impressione complessiva esclude il rischio di confusione. L’appropriazione di pregi si gioca sui pregi commerciali esibiti — medaglie, certificazioni, riconoscimenti: è un fronte autonomo che la convalidazione del marchio non scherma. L’agganciamento parassitario generalizzato si gioca sui messaggi e sul contesto — claim storici, narrazioni di continuità, evocazioni di tradizione: la difesa passa quasi sempre per la bonifica dei propri messaggi.

Il dato pratico è semplice: vincere sui marchi non chiude i fronti di concorrenza sleale. Sono battaglie autonome, e ciascuna richiede armi proprie.

6. Onorificenze, medaglie e claim storici: appropriazione di pregi e decettività

C’è un terreno specifico in cui le controversie tra discendenti e cessionari aziendali si infiammano: l’uso, sulle confezioni o nella comunicazione commerciale, di onorificenze ottocentesche conferite alla persona del fondatore o all’azienda storica. Medaglie d’oro alle Esposizioni Universali, premi conferiti da Casa Reale, brevetti di fornitore di corte. Patrimonio identitario forte, valore reputazionale forte.

La domanda giuridica è: chi può oggi rivendicare quei riconoscimenti come pregio commerciale del proprio prodotto?

Medaglia-oggetto e medaglia-pregio aziendale

Sul piano materiale, la medaglia fisica può essere stata regalata dal fondatore a un nipote, può essere in famiglia, può essere esposta in salotto. Il discendente ne è proprietario fisico, può raccontarne la storia, può portarla in un museo, può venderla come oggetto da collezione.

Sul piano commerciale, però, la medaglia funziona come “pregio aziendale” — qualità positiva oggettivamente riferibile all’impresa che la espone in vendita per accrescerne la considerazione presso il pubblico. E il pregio aziendale è normativamente intermediato dal complesso aziendale. Quando l’azienda è stata ceduta o fusa, il pregio rappresentato dalla medaglia si è trasferito al cessionario insieme all’avviamento ex art. 2558 c.c. Il cessionario aziendale è quindi, sul piano commerciale, il soggetto legittimato a esibire quel riconoscimento sulle proprie confezioni.

Per il discendente, la conseguenza è scomoda ma chiara: può raccontare la medaglia come parte della propria storia familiare (sito web, brochure storiche, presentazioni biografiche), ma non può apporla sulle confezioni del proprio prodotto in concorrenza con il prodotto del cessionario. In quel preciso contesto la medaglia non funziona come oggetto-ricordo, ma come segno commerciale di pregio. Ed è esattamente l’uso che l’art. 2598, n. 2, c.c. vieta a chi non sia avente diritto sul piano aziendale.

I claim storici delle imprese di recente costituzione

La stessa logica vale per i claim storici: “dal 1802”, “fondato nel 1848”, “ottava generazione”, “duecento anni di tradizione”. Se la società attuale del discendente è stata costituita di recente — perché il discendente, per quanto legittimo, non ha continuità aziendale con l’impresa originaria — quelle dichiarazioni sono oggettivamente false riferite all’impresa attuale. Decettività della comunicazione commerciale ex art. 14 c.p.i., pubblicità ingannevole ex d.lgs. 145/2007, concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.

Quei claim vanno tolti, e vanno tolti subito. Non perché il discendente non possa raccontare la storia della propria famiglia — può farlo, e in chiave biografica gli compete pienamente. Ma perché la storia della famiglia non è la storia dell’impresa attuale, e usarle come se fossero la stessa cosa, sulle confezioni di un prodotto in commercio, è un illecito.

7. Coesistenza regolata: la via d’uscita realistica

Mettendo in fila i nodi che abbiamo visto — diritto al cognome con i suoi limiti, convalidazione come scudo parziale, concorrenza sleale come fronte autonomo, appropriazione di pregi sulle medaglie, decettività dei claim storici — emerge che, in queste controversie, raramente esiste un vincitore totale.

Il discendente difficilmente ottiene l’esclusiva sul cognome storico. Il cessionario aziendale difficilmente ottiene l’esclusione del discendente dal mercato. La risposta pratica più realistica è la coesistenza regolata: un accordo (o, in mancanza, una pronuncia giudiziale) che fissa le regole di uso reciproco del cognome e dei segni distintivi.

Una coesistenza regolata ben costruita prevede tipicamente l’uso del cognome del discendente in forma denominativa neutra, distinta dalla forma figurativa storica del marchio del cessionario; l’inserimento di differenziatori grafici chiari che separino visivamente i due prodotti; l’indicazione esplicita dell’effettiva impresa produttrice, con denominazione sociale completa e sede effettiva; l’esclusione, dal packaging e dalla comunicazione commerciale del discendente, degli elementi storici riferibili in modo univoco all’impresa originaria — medaglie, claim di fondazione, etichette ricostruite; l’eventuale uso narrativo della storia familiare in canali separati dal prodotto, come il sito web, le brochure biografiche, i materiali culturali; la rinuncia reciproca alle pretese risarcitorie pregresse e l’archiviazione delle azioni in corso.

È un esito che richiede onestà da entrambe le parti. Il cessionario rinuncia all’esclusività assoluta sul cognome. Il discendente rinuncia all’evocazione di una continuità storica che, sul piano aziendale, non gli compete.

8. Cosa fare — la diagnosi prima del contenzioso

Il punto più importante di questo intero quadro è che le controversie sui marchi patronimici nelle aziende familiari storiche, una volta finite in citazione, costano: in tempo, in denaro, in reputazione, in attenzione strategica sottratta al business. E i loro esiti — come abbiamo visto — sono quasi sempre parziali.

Il momento giusto per affrontare queste questioni è prima, non dopo. Prima della diffida, prima della citazione, soprattutto prima di compiere atti che, una volta posti in essere, diventano fronti aperti: registrare un marchio patronimico in vicinanza grafica con un marchio anteriore, riprodurre etichette storiche, apporre medaglie sulle confezioni, scrivere claim di fondazione che non corrispondono all’impresa attuale.

La diagnosi preventiva — strategica, non meramente formale — è esattamente questo: mettere sul tavolo come oggi si sta usando il cognome, con quali segni, con quali claim, in quale rapporto con eventuali marchi anteriori altrui. Verificare, indice per indice, dove si è sereni e dove conviene intervenire finché si è in tempo.

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Per chi porta un cognome di famiglia sul proprio mercato, e si chiede se il modo in cui lo sta usando oggi sarà anche un modo difendibile domani, la verifica con metodo è la cosa più utile da fare adesso.

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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale.

Avv. Alfredo Buccella — diritto delle imprese, tutela dei segni distintivi e concorrenza sleale. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli n. 25359. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese.