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Nel settore moda, nel design e in molte attività commerciali è sempre più frequente che un’impresa si impegni a fornire a un’altra una collezione di prodotti recanti una scritta registrata come marchio di un terzo, sulla base di una licenza d’uso del marchio.
La licenza d’uso del marchio consente infatti a un soggetto diverso dal titolare di utilizzare il segno distintivo, ma comporta anche responsabilità precise.
Il problema nasce quando il titolare del marchio vieta l’utilizzo del segno e la licenza d’uso del marchio non consente più di adempiere al contratto.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 13 Dicembre 2023, n. 10001/2023 è chiaro: questo rischio resta a carico di chi ha concesso l’utilizzo del marchio e il veto del titolare del marchio non libera il fornitore dalle responsabilità contrattuali.
A cura dell’Avv. Alfredo Buccella
L’Avv. Alfredo Buccella opera come Massimatore ufficiale per Giurisprudenza delle Imprese, la principale raccolta di sentenze di Tribunali, Corti di Appello e Cassazione in materia di impresa. Questo articolo e il Metodo CSA applicano i criteri utilizzati dalla giurisprudenza, analizzati costantemente dall’Avv. Buccella nella sua attività di studio delle sentenze e estrazione dei principi di diritto.
1. Cos’è la licenza d’uso del marchio
La licenza d’uso del marchio è il contratto con cui il titolare consente a un terzo di utilizzare il marchio per determinati prodotti o servizi.
Chi utilizza il marchio sulla base di una licenza d’uso del marchio deve rispettare i limiti contrattuali e risponde delle conseguenze se il marchio non può essere utilizzato.
2. Opera dell’ingegno oppure no? Per il contratto non è questo il punto
Quando due imprese si accordano per la fornitura di una collezione recante una scritta identificativa, il fulcro del rapporto non è la “creatività” del prodotto, ma:
- la promessa di consegnare quella collezione,
- il corrispettivo pattuito,
- la facoltà d’uso del segno.
Che la collezione sia o meno un’opera dell’ingegno è un tema giuridico distinto, rilevante solo sotto altri profili. Ai fini contrattuali conta che la collezione sia stata promessa e ordinata.
La controparte, infatti, ha fatto affidamento sull’impegno:
- ha programmato investimenti,
- ha studiato campagne di marketing,
- ha pianificato vendite e distribuzione.
3. Il ruolo del titolare del marchio e il problema del veto
Molto spesso il fornitore non è titolare del marchio, ma solo licenziatario. E può accadere che il titolare:
- cambi strategia,
- non approvi il progetto,
- o semplicemente decida di non autorizzare l’uso del marchio sulla collezione.
In questi casi il fornitore tende a dire:
“Non è colpa mia, il titolare ha messo il veto”.
Ma per l’impresa cliente la prospettiva è diversa:
- ha firmato un contratto,
- ha pagato o si è obbligata a pagare,
- si aspettava l’uso del marchio.
Il Tribunale di Milano, nella citata sentenza, ribadisce un principio fondamentale: se decidi di basare la tua offerta sull’uso di un marchio di un terzo, il rischio di un veto rimane a tuo carico.
In altre parole: il conflitto con il titolare del marchio è un problema interno al licenziatario, non un motivo valido per non adempiere verso il cliente.
4. Gli obblighi di chi concede l’uso del marchio
Concedere a un cliente la possibilità di usare una scritta registrata su una collezione significa assumere obblighi precisi.
Obbligo di consegnare la collezione pattuita
Con le caratteristiche, le modalità e i tempi stabiliti.
Obbligo di garantire che l’uso del marchio sia possibile
Se prometti un prodotto contraddistinto da un marchio, devi assicurarti che quel marchio sia effettivamente utilizzabile.
Obbligo di tenere indenne la controparte dalle pretese del titolare
Le contestazioni del titolare ricadono su chi ha ottenuto la licenza, non sul cliente finale.
Obbligo di non bloccare la controparte con problemi giuridici imputabili al fornitore
Ad esempio: accordi incompleti con il titolare, limiti non comunicati, mancate approvazioni, lacune nelle licenze.
Se questi obblighi non vengono rispettati, la parte committente può far valere l’inadempimento.
5. Quando si configura l’inadempimento
L’inadempimento sussiste quando il fornitore:
- non consegna la collezione nei tempi e modi pattuiti,
- consegna prodotti diversi,
- consegna una collezione priva della scritta promessa,
- non può più garantire l’uso del marchio per via del veto del titolare,
- rifiuta la prestazione sostenendo che la collezione “non è creativa”.
In tutte queste ipotesi non è sufficiente appellarsi a problemi con il titolare o a questioni di diritto d’autore.
“Se hai scelto di fondare il contratto sull’uso di un marchio di terzi, devi gestire tu le conseguenze. Non puoi lasciare il cliente senza collezione e senza responsabilità”.
Da ciò derivano:
- la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto,
- il diritto al risarcimento dei danni (mancata fornitura, mancato uso del marchio, perdita di opportunità, campagne già avviate, ecc.), analogamente a quanto accade nei casi di concorrenza sleale
6. Collezione commerciale e creatività: il vero punto è l’affidamento
Nelle cause, chi non adempie tenta spesso di spostare il dibattito su un piano tecnico:
- “la collezione non è creativa”,
- “non è opera dell’ingegno”,
- “non ha diritto d’autore”.
Ma questo non ha rilievo per la responsabilità contrattuale.
Il contratto tra imprese si fonda sull’affidamento: una parte organizza la propria attività sulla promessa dell’altra.
Se un’impresa paga per usare una collezione con una specifica scritta, pianifica una stagione e costruisce marketing attorno al segno, non le interessa se l’autore abbia o meno diritti d’autore. Le interessa poter usare la collezione come concordato.
7. Le clausole contrattuali critiche nelle licenze di marchio
Molte controversie derivano da contratti:
- vaghi,
- copiati da modelli standard,
- o privi di una regolazione puntuale dei rischi tipici della licenza.
Gli aspetti più delicati sono:
Ambito oggettivo della licenza
Per quali prodotti il marchio può essere usato? In che forme? Con quali limiti grafici?
Poteri di veto del titolare
La loro esistenza e le conseguenze devono essere chiarite, anche nei tempi.
Garanzie verso il cliente finale
Chi vende di fatto l’uso al cliente finale deve assumersi il rischio di eventuali dinieghi o cambi di strategia del titolare.
Responsabilità per mancata autorizzazione
Il contratto dovrebbe individuare chiaramente chi risponde se, per ragioni giuridiche, il marchio non può essere utilizzato.
7. Cosa devono imparare le imprese
Da un punto di vista pratico, queste decisioni mandano un messaggio molto chiaro: se costruisci un contratto attorno all’uso di un marchio di terzi, devi essere in grado di garantirne l’utilizzo.
In particolare:
- non puoi giustificare la mancata fornitura sostenendo che il titolare ha cambiato idea,
- non puoi annullare il contratto addebitando all’altro le incertezze sui rapporti con il proprietario del marchio,
- non puoi svincolarti solo perché la collezione non ha rilevanza artistica.
Queste giustificazioni non eliminano la responsabilità: confermano che la parte obbligata non ha gestito correttamente i rischi connessi alla licenza del marchio.
8. La sintesi in una frase
Se ti impegni a fornire una collezione basata su una licenza d’uso del marchio:
– non puoi tirarti indietro sostenendo che la collezione non è un’opera dell’ingegno;
– non puoi invocare il veto del titolare del marchio per liberarti dalle obbligazioni;
– resti responsabile per l’inadempimento e per i danni causati al cliente.
In sostanza, quando costruisci un contratto sulla licenza d’uso del marchio, il rischio giuridico resta in capo a chi ha promesso l’utilizzo del segno.
Ed è proprio in questi casi che nascono le richieste di risarcimento più gravi.
È il contratto con cui il titolare di un marchio registrato (licenziante) consente a un terzo (licenziatario) di utilizzarlo per contraddistinguere prodotti o servizi, in cambio di un corrispettivo o di altre obbligazioni. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva, totale o parziale, e va disciplinata in dettaglio dall’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), pena gravi rischi di confusione sul mercato e di responsabilità contrattuale tra le parti.
Sì, la trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è altamente raccomandata, anche se non è condizione di validità tra le parti. La trascrizione rende la licenza opponibile ai terzi e protegge il licenziatario in caso di trasferimento del marchio o di contestazioni. Senza trascrizione, un nuovo titolare potrebbe disconoscere la licenza, con danni economici rilevanti per il licenziatario che ha investito su quel marchio.
Secondo la massima del Tribunale di Milano commentata in questo articolo, il licenziante ha quattro obblighi principali: consegnare la collezione o i prodotti pattuiti, garantire che l’uso del marchio sia concretamente possibile, tenere indenne il licenziatario dalle pretese di terzi titolari di diritti anteriori, non bloccare il licenziatario con problemi giuridici imputabili allo stesso licenziante (ad esempio difetti di registrazione o vizi della titolarità).
Se il contratto attribuisce al titolare un potere di approvazione su modelli, packaging o campagne, l’esercizio arbitrario di tale veto può configurare inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il licenziatario può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, dimostrando che il rifiuto era pretestuoso e che ha causato perdite di fatturato, costi sostenuti per le campagne abortite e danni reputazionali sul mercato.
Sì. Nella licenza esclusiva il licenziatario è l’unico autorizzato a usare il marchio in un dato territorio o per certi prodotti, e il titolare stesso si astiene dall’utilizzarlo. Nella licenza non esclusiva, invece, il titolare può concedere a più soggetti l’uso del marchio per gli stessi prodotti o territori. La scelta incide su valore economico, royalty e tutela contro la concorrenza sleale parassitaria di altri licenziatari.
Almeno cinque clausole sono indispensabili: ambito oggettivo (quali prodotti, quali territori, per quanto tempo), poteri di approvazione e veto del titolare con criteri oggettivi, garanzie verso il cliente finale e responsabilità per vizi del marchio, obblighi di qualità per evitare la decadenza, regime di risoluzione e penali. La mancanza di una sola di queste clausole è la causa più frequente del contenzioso che vediamo arrivare nello studio.
L’uso difforme costituisce violazione contrattuale e, nei casi più gravi, contraffazione di marchio ai sensi degli artt. 20 e 21 CPI. Il titolare può chiedere l’inibitoria dell’uso, il sequestro dei prodotti, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza. Se l’uso difforme degenera in qualità scadente, il marchio rischia anche la decadenza per ingannevolezza ex art. 14 CPI, con conseguente perdita totale della tutela.
In senso stretto la disciplina dell’art. 23 CPI riguarda i marchi registrati, ma in pratica anche marchi di fatto, ditte, insegne e nomi a dominio possono essere oggetto di accordi di concessione d’uso. La tutela è però più debole e si fonda sui principi della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con onere probatorio molto più gravoso per chi rivendica il diritto. Per questo è cruciale registrare prima di concedere in uso.
Il primo passo è una diagnosi mirata: verificare titolarità del marchio, ambito di tutela, clausole di garanzia, poteri di veto, previsioni sul controllo qualità, regime di risoluzione e meccanismi di indennizzo. È esattamente la fase Chiarezza del Metodo CSA™, che applichiamo come unico studio verticale in diritto delle imprese e concorrenza sleale per individuare i punti di esposizione prima che diventino contenzioso.
Se stai usando un marchio che non controlli completamente, sei già esposto a un rischio
Molte imprese scoprono il problema quando ricevono la prima diffida o la prima richiesta di risarcimento.
A quel punto, è troppo tardi per prevenire.
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Avv. Alfredo Buccella – Diritto delle imprese e concorrenza sleale